Визнання торгівельної марки добре відомою – на що звернути увагу in-house юристу?

Здається, для всіх є зрозумілим той факт, що впізнаваний бренд – це важливий складник успішного  бізнесу. Компанії намагаються знайти ідеальну назву, колір чи шрифт для того, аби вирізнити себе з поміж конкурентів та запам’ятатись споживачеві. Розуміючи важливість власного бренду, компанії, здебільшого, захищають його шляхом реєстрації торговельної марки. Однак, для тих власників торговельних марок,  що протягом багатьох років інтенсивно використовували їх, внаслідок чого вони стали широко відомими серед споживачів, законодавець передбачив додаткову можливість – визнання торговельної марки добре відомою.

Статус добре відомої торговельної марки це, так би мовити, «преміум-статус» серед торговельних марок, що дає своєму власнику декілька переваг в порівнянні зі звичайною реєстрацією торговельної марки, а саме:

• підвищення вартості торговельної марки як нематеріального активу;
• більш широка правова охорона;
• свідоцтво торговельної марки, що визнана добре відомою, не потребує продовження тощо.

Торговельна марка може бути визнана добре відомою судом або Апеляційною палатою Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Саме до Апеляційної палати звернулась компанія lifecell для визнання однойменної торговельної марки добре відомою. Більше року тривав цей процес, який потребував збору, аналізу та підготовки величезної кількості документів. На власному досвіді ми переконались, що поряд із залученими експертами необхідна активна участь в цьому процесі також in-house юристів. Результатом роботи нашої великої команди стало рішення Апеляційної палати від 15.07.2020, відповідно до якого торговельна марка lifecell визнана добре відомою для послуг «мобільний телефонний зв’язок» та «надання доступу до світової комп’ютерної мережі».

Спираючись на позитивний досвід у цьому процесі, хочу навести декілька практичних порад, що можуть стати корисними для in-house юристів, котрі планують розпочинати процес визнання торговельної марки добре відомою.

1. Об’єктивно оцініть, чи є у вашої команди in-house юристів необхідні знання та досвід для супроводження такого процесу. Оскільки це вузько спеціалізована галузь, можливо, доцільним буде залучення радників, що мають відповідний досвід. Однак, як вже зазначалось, це абсолютно не звільняє in-house юристів від участі в процесі.
2. Максимально чітко оберіть перелік послуг/товарів, для яких торговельна марка буде визнаватись добре відомою. Навіть якщо ваша торговельна марка зареєстрована для всіх товарів/послуг певного класу, вона навряд чи широко відома споживачам за цими всіма товарами/послугами. Потрібно пам’ятати, що Апеляційна палата буде оцінювати добру відомість торговельної марки стосовно кожного товару/послуги, зазначеного в заяві. Тому важливо визначити лише ті товари/послуги, щодо яких ви зможете надати достатню кількість доказів та аргументувати добру відомість торговельної марки.
3. Готуйте докази для кожного свого аргументу. Потрібно пам’ятати, що всі твердження, статистичні дані та обставини, котрі будуть викладені в заяві, повинні бути документально підтвердженими. Відповідно, саме in-house юрист, що супроводжує процедуру визнання торговельної марки добре відомою, повинен зібрати та підготувати такі докази. В залежності від аргументів що використовуються в заяві, доказами можуть виступати: зразки рекламних матеріалів, дослідження щодо знання торговельної марки, довідки від підприємства, ефірні довідки про кількість реклами тощо.
4. Будьте присутніми на засіданнях Апеляційної палати. Незважаючи на те, залучала компанія юридичних радників/патентних повірених чи ні, in-house юристам варто бути присутніми на засіданнях. По-перше, саме працівники компанії знають деталі її діяльності й можуть надати більш точні та повні відповіді на питання колегії Апеляційної палати. По-друге, присутність саме працівників компанії демонструє її зацікавленість та важливість отримання статусу добре відомої торговельної марки для компанії.

Сподіваюсь, ці декілька практичних порад допоможуть колегам у складному та цікавому процесі визнання торговельної марки добре відомою.